機能的クレーム表現3: Halliburton Energy Services, Inc., v. M-I LLC (Fed. Cir. 2008)


“Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance with 35 U.S.C. §112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications” (Feb. 9, 2011)

Halliburton Energy Services, Inc., v. M-I LLC (Fed. Cir. 2008)

代表的なクレーム:

1. A method for conducting a drilling operation in a subterranean formation using a fragile gel drilling fluid comprising:
(a) an invert emulsion base;
(b) one or more thinners;
(c) one or more emulsifiers; and
(d) one or more weighting agents, wherein said operation includes running casing in a borehole.

分析:
“fragile gel”はプリアンブルにしか記載されていないが、”drilling fluid”は”fragile gel”に限定されると解釈された。なぜなら、審査において、クレームと先行技術のfluidとの違いについて、出願人がクレームは”fragile gel” drilling fluidに限定される(”limited to”)と述べているからである。”fragile gel”について、2つの機能的定義の可能性を指摘された(つまり、fluidがwhat it isではなくwhat is doesにより定義される)。

(1)fluidがgasからliquidへ素早く遷移できる能力
(2)fluidがdrill cuttingを中断できる能力

裁判所は、”fragile gel”を(1)に従って解釈すると、gelが外力を与えられてからどれぐらい素早くliquidへ遷移する必要があるか、また外力を停止してからどれぐらい素早くgelに戻る必要があるかについて当業者が判断できないため、”fragile gel”は十分に明確ではないと判断した。また、”fragile gel”を(2)に従って解釈すると、審査経過には(2)のような能力がどの程度あれば十分かについて一切記載されていないため、裁判所は”fragile gel”は十分に明確ではないと判断した。

このように、”fragile gel”はgelのfragileの度合いがあいまいであり、gelがdrill cuttingを中断できる能力の度合い(gelの強度)があいまいなため、裁判所は、”fragile gel”について35 U.S.C. §112¶2に基いて不明確と判断した。

MPEP 2173.05(g)参照


カテゴリ: 日英知財研究

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