明細書とクレームの対応 ~In re Cohn (CCPA 1971)~


“Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance with 35 U.S.C. §112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications” (Feb. 9, 2011)

In re Cohn (CCPA 1971)

代表的なクレーム:
1. The method of producing on a surface of aluminum a durable opaque finish comprising the steps of providing on the surface of the aluminum a porous oxide coating, then sealing said coating by treatment with a solution of an alkali silicate, and then treating the sealed surface with a corroding solution until the metallic appearance of the surface is supplanted by an opaque appearance.

分析:
裁判所は、クレームを35 U.S.C. §112¶2に基いて不明確と判断した。すなわち、裁判所は、クレーム表現は明細書の要約、定義、実施例と一貫性がないと判断し、次のように述べた。
「明細書で使用及び定義されているように、“opaque finish”とは、フラットに見えるように仕上げることであり、アルカリ金属珪酸塩をシール材として使用した場合には得られない仕上がりである。実際、アルカリ金属珪酸塩を用いると、白色の光沢のある仕上がりになるとされている。クレームでは、酸化面をアルカリ珪酸塩処理することにより、最終的に“opaque appearance”を得ることが明記されている。」
「クレームを明細書の開示と切り離して読むことはできない。さもないと、クレームに説明し難い矛盾が生まれ、不明確を理由とする35 U.S.C. §112¶2に基づく拒絶が支持される。」

MPEP 2173 “CORRESPONDENCE BETWEEN SPECIFICATION AND CLAIMS”参照


カテゴリ: 日英知財研究

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