複数の限定事項がある発明


III.   DETAILED GUIDANCE FOR USING THE INQUIRIESの続き1

Claim analysis begins by identifying and evaluating each claim limitation and then considering the claim as a whole. It is improper to dissect a claimed invention into discrete elements and then evaluate the elements in isolation because it is the combination of claim limitations functioning together that establish the boundaries of the invention and limit its scope.

Establish the broadest reasonable interpretation of the claims when read in light of the specification and from the view of one of ordinary skill in the art. This same interpretation must be used to evaluate the compliance with each statutory requirement. See MPEP § 2111 and § 2173 et seq. for further details of claim construction and compliance with 35 U.S.C. 112(b) and pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph, respectively.

クレームの分析は、各クレームの限定事項を特定して評価し、その後にクレーム全体を考慮する事により開始される。クレームされた発明を別々の要素に分割して各要素を評価する事は適当でない。なぜなら、一緒になって機能するクレーム限定事項の組み合わせによって、発明の境界線が初めて明らかになり、保護範囲を限定することになるからである。

クレームは、明細書に照らしまた当業者の見地に立って読み取れる範囲内において、最大の論理的な解釈をされ得る。同じ解釈方法は、各特許性要件を満たすか否かを評価する際にも使用され得る。クレーム構造について及び112条(b)に旧法112条ついての詳細な説明は、MPEP 2111及び2173をそれぞれ参照。

<ポイント>

・ AとBとCとを備えるDというクレームを考える。このようなクレームに対し、審査官が進歩性欠如と判断し、「AとBとを備えるDは引例1が開示し、Cを備えるDは引例2が開示している」とするコメントを付している場合、今回のMPEPフレーズを引用した反論が有効である。つまり、“クレームされた発明を別々の要素に分割して([A及びB]と[C]とに分割して)各要素を評価する事は適当でない。なぜなら、一緒になって機能するクレーム限定事項の組み合わせによって、発明の境界線が初めて明らかになり、保護範囲を限定することになるからである”とする反論が有効である。

・ 上記反論を更に有効なものとするために、「Bが~したEを~するC」というように、[A及びB]と[C]との結びつきを強める補正も有効である。


カテゴリ: 日英知財研究

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