日英知財研究

サポート要件違反


112条第1パラグラフが指摘されてサポート要件違反と言われたんです。』

「米国出願?」

『そうなんです。クレームに”電力変換部”が出てくるんですけど、明細書に”電力変換部”が記載してないからサポート要件違反だって言うんですよ!』

「明細書には”電力変換部”を書いてなかったの?」

『書いてなかったんですけ。けどね、”制御部”というのを書いていたんですよ。この”制御部”は、直流電力を受け取ってその受け取った直流電力を交流電力に変換するって書いてあるんです、ここに!』

「本当だね。確かに書いてあるね。」

『そうなんですよ。ここだけなんですけど、確かに書いてあるんです。それなのに審査官はサポート要件違反だって言うんですよ。』

「そうか。じゃあEx parte Parks, 30 USPQ2d 1234, 1236 (Bd. Pat. Appl. & Inter. 1993)を指摘して、要素自体の名称が明細書に記載してなくてもその要素が明細書から読み取れるときにはサポート要件違反にならない、って反論したらどうだろう。キミが指摘した箇所を参照すれば、“制御部”がクレームの“電力変換部”の一例だってわかるからね。」

『そんな反論の手もあるんですね。』

「審査官とのやりとりはディベートみたいなものだからね。もっと複雑な場合でも、面倒臭がらずにこれがこうで、これがああで、あれがこうだからこれとあの要素とは同じだって、論理的にきちんと説明すれば、きっと審査官を説得できるし、うまくいくと思うよ。」


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