日英知財研究

例外事項も“practical application”する


2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-9]の続き7

In addition to the terms laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas, judicially recognized exceptions have been described using various other terms, including natural phenomena, scientific principles, systems that depend on human intelligence alone, disembodied concepts, mental processes and disembodied mathematical algorithms and formulas, for example. The exceptions reflect the courts’ view that the basic tools of scientific and technological work are not patentable.

The claimed subject matter must not be wholly directed to a judicially recognized exception. If it is, the claim is not eligible for patent protection and should be rejected under 35 U.S.C. 101 . However, a claim that is limited to a particular practical application of a judicially recognized exception is eligible for patent protection. A “practical application” relates to how a judicially recognized exception is applied in a real world product or a process, and not merely to the result achieved by the invention. When subject matter has been reduced to a particular practical application having a real world use, the claimed practical application is evidence that the subject matter is not abstract (e.g., not purely mental) and does not encompass substantially all uses (preemption) of a law of nature or a physical phenomenon. See, e.g., Ultramercial v. Hulu, 657 F.3d 1323, 1329, 100 USPQ2d 1140,1145 (Fed. Cir. 2011)(stating that the patent “does not claim a mathematical algorithm, a series of purely mental steps, or any similarly abstract concept. It claims a particular method . . . a practical application of the general concept.”).

自然法則、物理的現象および抽象的なアイデアといった事項に加え、様々な表現を用いて司法上の除外事項が示されている。例えば、自然現象、科学的真理、人間の知性のみに基づいたシステム、実現不可能な概念、精神活動、実現不可能な数学的アルゴリズムおよび数式などの除外事項が示されている。これらの除外事項は、科学的および技術的作業の根本ツールは特許性が無い、とする裁判結果を反映している。

クレームの主題は、司法上の例外事項を対象とするものであってはならない。もし対象とするものであった場合、そのクレームは、特許法で保護すべきものではなく、米国特許法101条に基づき拒絶される。しかしながら、司法上の例外事項を実際に適用するように限定したクレームであれば、特許法の保護対象となる。“実際に適用する/practical application”とは、司法上の例外事項を現実世界で製品や方法に用いることを意味しており、発明によってもたらされる結果についてのみ関連するものではない。現実世界で使用するように特定された実際の適用となるように主題を限定することによって、主題が抽象的でないこと(例えば、純粋な精神活動でないこと)、及び、主題が自然法則または物理的現象の全てを実質的に包含する(専有権を生じさせる)事態が生じないことが、クレームされた実際の適用によって保証される。例えばUltramercial v. Hulu, 657 F.3d 1323, 1329, 100 USPQ2d 1140,1145 (Fed. Cir. 2011)を参照(特許は、“数学的アルゴリズム、純粋な一連の精神活動、又は抽象的概念に類似するものに対し、権利を主張することができない。一般的な概念を実際に適用する…特定の方法であれば、権利を主張することができる”)。

<ポイント>

・ 司法上の例外事項であっても、それ自体に対して“実際に適用する/practical application”形式にすれば、特許法の保護対象となる。


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