日英知財研究

方法クレームにmachineを挿入


2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-9]の続き22

Where a machine or apparatus is recited or inherent in a patent claim, the following factors are relevant:

(a) The particularity or generality of the elements of the machine or apparatus; i.e., the degree to which the machine in the claim can be specifically identified (not any and all machines). Incorporation of a particular machine or apparatus into the claimed method steps weighs toward eligibility.

For computer implemented processes, the “machine” is often disclosed as a general purpose computer. In these cases, the general purpose computer may be sufficiently “particular” when programmed to perform the process steps. Such programming creates a new machine because a general purpose computer, in effect, becomes a special purpose computer once it is programmed to perform particular functions pursuant to instructions from program software. In re Alappat, 33 F.3d 1526, 1545, 31 USPQ 1545, ___ (Fed. Cir. 1994); see also Ultramercial v. Hulu, 657 F.3d 1323, 1329, 100 USPQ2d 1140, 1145 (Fed. Cir. 2011) (stating “a programmed computer contains circuitry unique to that computer”). However, “adding a ‘computer-aided’ limitation to a claim covering an abstract concept, without more, is insufficient to render [a] patent claim eligible” where the claims “are silent as to how a computer aids the method, the extent to which a computer aids the method, or the significance of a computer to the performance of the method.” DealerTrack v. Huber, ___ F.3d ___, ___, 101 USPQ2d 1325, 1339-40 (Fed. Cir. 2012). To qualify as a particular machine under the test, the claim must clearly convey that the computer is programmed to perform the steps of the method because such programming, in effect, creates a special purpose computer limited to the use of the particularly claimed combination of elements (i.e., the programmed instructions) performing the particularly claimed combination of functions. If the claim is so abstract and sweeping that performing the process as claimed would cover substantially all practical applications of a judicial exception, such as a mathematical algorithm, the claim would not satisfy the test as the machine would not be sufficiently particular.

特許クレームにmachineやapparatusが実質的に又は潜在的に記載されている場合、以下の要素が関連する:

(a)machineやapparatusの具体的または一般的な要素、つまり、クレームのmachineが具体的に特定できる程度(machine全部というわけではない)。具体的なmachineやapparatusを方法クレームのステップに組み込むことは、特許法の保護対象に導くにあたり有効である。

処理を実現するコンピュータに対し、“machine”は、しばしば一般用のコンピュータとして開示される。このような状況では、処理ステップを実行するようにプログラムされている場合、一般用のコンピュータは十分“具体的である”とも考えられる。プログラムソフトウェアからの指示に基づく特定機能を実行するように一旦プログラムされると、その一般用のコンピュータが実際には特別な目的を有するコンピュータになってしまうため、そのようなプログラミングは新たなmachineを作成していることになる。In re Alappat, 33 F.3d 1526, 1545, 31 USPQ 1545, ___ (Fed. Cir. 1994); see also Ultramercial v. Hulu, 657 F.3d 1323, 1329, 100 USPQ2d 1140, 1145 (Fed. Cir. 2011) (“プログラムされたコンピュータは、そのコンピュータに独自の回路を含むことになる”という言及)。しかしながら、“抽象的な概念を包含するクレームに‘コンピュータを使用した’という限定だけを追加することは、特許クレームを特許法の保護対象とするには不十分である”。そのクレームは“コンピュータがどのようにしてその方法を補助しているか不言及であり、コンピュータがその方法を補助する程度について不言及であり、その方法を実行するためにコンピュータが重要であるという内容について不言及である”場合、特許クレームを特許法の保護対象とするには不十分である。DealerTrack v. Huber, ___ F.3d ___, ___, 101 USPQ2d 1325, 1339-40 (Fed. Cir. 2012)。テストに基づいて具体的なmachineであると評価するためには、方法のステップを実行できるようにコンピュータがプログラムされていることをクレームで明確に伝えられるように記載しなければならない。なぜならそのようなプログラムは、具体的にクレームされた機能の組み合わせを実行することになる具体的にクレームされた要素の組み合わせ(つまり、プログラムされた指示)を用いて限定された特別な用途のコンピュータを実際に作り出すことになるからである。もし、クレームが非常に抽象的で、クレームされた処理を実行することで数学的アルゴリズム等の実際の適用に対する法定の例外を実質的に包含するような広範囲にわたるものである場合、machineが十分具体的でないため、クレームがテストの要件を満たさない。

<ポイント>

・ 方法クレームが特許法の保護対象でないと判断された場合、machineとしてコンピュータを明記する等の対応により、その方法クレームが特許法の保護対象となり得る。

・ しかし、その方法クレームに“コンピュータを使用した”との記載を追加するだけでは、machineが具体的に表現されていると判断されにくい。その“コンピュータ”がどのように使用され、方法クレームの何をその“コンピュータ”がどのようにするのか全く不明だからである。

・ “コンピュータを使用した”とのみ記載するのではなく、“コンピュータに~ステップを実行させる”等のように記載することにより、machineが具体的に表現されていると判断されやすくなり、その方法クレームが特許法の保護対象と判断されやすくなる。

・ ところで、自分が考えているAと他人が考えているBとを比べたとき、自分ではAとBとが別物であると考えているにもかかわらず、他人は相違無しと考えることがある。別物であることを主張しても、なかなか相手に伝わらないことがある。別物であることが当たり前だと頭の中では思っていても、それをうまく文字として表現できないこともある。そのような場合、ご相談ください。AとBとの比較を行い、AとBとの相違を明確にする表現・議論を提案させていただきます。


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