日英知財研究

拒絶判断の説明


2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-9]の続き43

If the factors indicate that the method claim is attempting to cover an abstract idea, the examiner will reject the claim under 35 U.S.C. 101 , providing clear rationale supporting the determination that an abstract idea has been claimed, such that the examiner establishes a prima facie case of patent-ineligibility. The conclusion made by the examiner must be based on the evidence as a whole. In making a rejection or if presenting reasons for allowance when appropriate, the examiner should specifically point out the factors that are relied upon in making the determination. If a claim is rejected under 35 U.S.C. 101 on the basis that it is drawn to an abstract idea, the applicant then has the opportunity to explain why the claimed method is not drawn to an abstract idea. Specifically identifying the factors used in the analysis will allow the applicant to make specific arguments in response to the rejection if the applicant believes that the conclusion that the claim is directed to an abstract idea is in error.

方法クレームが抽象的なアイデアをカバーしようとしていることをその要素が示している場合、審査官は、101条に基づいてクレームを拒絶し、抽象的なアイデアがクレームされているという判断を示すことができる明確で論理的な示唆を与える。そして審査官は、特許法の保護対象でないとする事件を確立する。審査官によりなされた結論は全体として、証拠に基づいたものでなければならない。拒絶を行う場合、又は、適切であって認可の理由を示す場合、審査官は、その判断の根拠となった要素を具体的に指摘しなければならない。クレームが抽象的なアイデアを対象にしているという根拠に基づいて101条によりクレームを拒絶する場合、出願人は、なぜクレームの方法が抽象的なアイデアとして取下げられるものではないかを説明するための機会が与えられる。具体的には、クレームが抽象的なアイデアを対象としているという判断が誤りであると出願人が考える場合、分析において使用した要素を出願人が特定し、拒絶に対して反論することができる。

<ポイント>

・ クレームが抽象的なアイデアを対象にしている場合、審査官は、101条により拒絶と判断する。

・ しかし、101条により拒絶と判断するためには、そのことを示す根拠を具体的・論理的に説明することが審査官に要求される。

・ ということは反対に、具体的・論理的に説明されていなければ、抽象的なアイデアを対象としているクレームであっても101条により拒絶されることはない。101条の拒絶に反論する場合には、審査官の説明が具体的・論理的か否か判断してからその後の対応策を考えるべきである。


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