日英知財研究

保護対象に対する立証責任


2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-9]の続き44

III. Establish on the Record a Prima Facie Case

USPTO personnel should review the totality of the evidence (e.g., the specification, claims, relevant prior art) before reaching a conclusion with regard to whether the claimed invention sets forth patent eligible subject matter. USPTO personnel must weigh the determinations made above to reach a conclusion as to whether it is more likely than not that the claimed invention as a whole either falls outside of one of the enumerated statutory classes or within one of the exceptions to statutory subject matter. “The examiner bears the initial burden … of presenting a prima facie case of unpatentability.” In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445, 24 USPQ2d 1443, 1444 (Fed. Cir. 1992). If the record as a whole suggests that it is more likely than not that the claimed invention would be considered a practical application of an abstract idea, physical phenomenon, or law of nature, then USPTO personnel should not reject the claim.

III.記録物上での事件の確立

USPTO職員は、クレームされた発明が特許法の保護対象となるか否かに関する結論を導く前に、証拠(例えば、明細書、クレーム、関連する先行文献)の全体を参照するべきである。USPTO職員は、上記の判断にウェート付けを行い、クレームの発明が全体として、列挙された法定の部類の一つの範囲外になっているか又は法定の主題に対する例外の一つの範囲内になっているかの結論を導かなければならない。“審査官は、非特許性に関する事件を提示するという最初の仕事が課されている” In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445, 24 USPQ2d 1443, 1444 (Fed. Cir. 1992)。クレームされた発明が抽象的アイデア・物理的現象または自然法則の具体的な適用でありそうであるということを審査記録等が全体として示している場合、USPTO職員は、そのクレームを拒絶することができない。

<ポイント>

・ クレームが特許法の保護対象でないとの立証責任は審査官にある。特許法の保護対象でないとする審査官の論理が十分でない場合、クレームが特許法の保護対象でないとして拒絶することはできない。


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