日英知財研究

特許法の保護対象外であっても!


2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-9]の続き46

Under the principles of compact prosecution, each claim should be reviewed for compliance with every statutory requirement for patentability in the initial review of the application, even if one or more claims are found to be deficient with respect to the patent-eligibility requirement of 35 U.S.C. 101 . Thus, Office personnel should state all non-cumulative reasons and bases for rejecting claims in the first Office action.

101条の特許法の保護対象に関して不備を有するクレームが1以上存在している場合であっても、審査を簡潔に行うという原則の下、出願を最初に審査する際に特許性要件の全てに対する適合性をクレーム毎に調べる必要がある。したがって事務局員は、第1回オフィスアクションにおいて、クレームを拒絶するための非累積的な全ての理由および根拠を述べる必要がある。

<ポイント>

・ 審査官は、101条を満たさず特許法の保護対象でないとクレームを判断する場合であっても、そのクレームの新規性等の判断を必ず示さなければならない

・ オフィスアクションの中には、このような規定があるにもかかわらず、101条を満たさないと判断されたクレームの新規性等について判断が示されていない場合も存在する。例えば、“101条を満たさないため引例との比較は行わない”とコメントする審査官も存在する。そのような場合には、反論でこの条項を指摘し、審査官のMPEP違反を指摘すべきである

 


コメントは受け付けていません。

PAGE TOP