日英知財研究

先攻は審査官


III. Establish on the Record a Prima Facie Caseの続き

After USPTO personnel identify and explain in the record the reasons why a claim is for an abstract idea, physical phenomenon, or law of nature with no practical application, then the burden shifts to the applicant to either amend the claim or make a showing of why the claim is eligible for patent protection. See, e.g., In re Brana, 51 F.3d 1560, 1566, 34 USPQ2d 1436, 1441 (Fed. Cir. 1995); see generally MPEP § 2107 (Utility Guidelines).

なぜクレームが具体的な適用のない抽象的アイデア、物理的現象または自然法則を対象としているかの理由をUSPTO職員が審査記録等において特定して説明した後、責任が出願人へと移行し、クレームの補正またはなぜクレームが特許法の保護対象であるかの理由説明が行われる。In re Brana, 51 F.3d 1560, 1566, 34 USPQ2d 1436, 1441 (Fed. Cir. 1995)を参照。また、MPEP § 2107 (Utility Guidelines)を参照。

<ポイント>

・ クレームが実際に特許法の保護対象でない場合であっても、最初に、特許法の保護対象でないことの立証責任が審査官にある。審査官が立証のために説明を行って初めて、出願人に反論する責任が生じる。つまり、審査官が特許法の保護対象でないと論理的に説明するまで、出願人には、特許法の保護対象か否かについて議論する責任が特にない


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