第3回:米国特許法の基本~事実問題及び法律問題~

著者:小野 康英(弁理士、米国弁護士)

 

Ⅰ.米国特許法における事実問題及び法律問題

米国特許法を含む米国法における法的判断は、以下の3つのステップを経て行なわれる。

(1)事実の認定
(2)法規範の定立
(3)法規範の事実への適用

上記(1)(事実の認定)は事実問題(matter of fact)であり、上記(2)(法規範の定立)は法律問題(matter of law)である。

一方、上記(3)(法規範の事実への適用)は、論点により、事実問題となったり法律問題となったりすると解されている。上記(3)について、米国特許法におけるいくつかの重要論点についての判例の見解は以下のとおりである。

ClearValue v. Pearl River Polymers, 668 F.3d 1340, 1343 (Fed. Cir. 2012)
Anticipation under 35 U.S.C. § 102 is a question of fact, which we review for substantial evidence. z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 507 F.3d 1340, 1347 (Fed. Cir. 2007).

Nichia v. Everlight, 855 F.3d 1328, 1333 (Fed. Cir. 2017)
Obviousness [under 35 U.S.C. § 103] is a question of law, based on underlying factual findings, including what a reference teaches, whether a person of ordinary skill in the art would have been motivated to combine references, and any relevant objective indicia of nonobviousness. Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., 839 F.3d 1034, 1047–48, 1051 (Fed. Cir. 2016) (en banc).

Crown Packaging Technology, Inc. v. Ball Metal Beverage Container Corp., 635 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2011)
Compliance with the written description requirement [under 35 U.S.C. § 112(a)] is a question of fact but is amenable to summary judgment in cases where no reasonable fact finder could return a verdict for the nonmoving party. PowerOasis, Inc. v. T–Mobile USA, Inc., 522 F.3d 1299, 1307 (Fed. Cir. 2008).

Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 372 (1996)
[T]he construction of a patent, including terms of art within its claim, is exclusively within the province of the court.

Nichia v. Everlight, 855 F.3d 1328, 1333 (Fed. Cir. 2017)
Infringement is a question of fact. Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co., 438 F.3d 1354, 1361 (Fed. Cir. 2006).

Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 377 (1996)
[T]here is no dispute that infringement cases today must be tried to a jury, as their predecessors were more than two centuries ago. See, e.g., Bramah v. Hardcastle, 1 Carp. P.C. 168 (K.B.1789).

Ⅱ.実問題及び法律問題を区別する実益

事実問題及び法律問題を区別(注1)する実益は以下の点にある。

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A.判断主体
B.JMOL / SJ
C.上級裁判所の再考基準
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A.判断主体

判断主体に関して事実問題及び法律問題を区別する実益は、両者の別により、判断主体が異なるという点にある。

具体的には、米国憲法修正第7条によれば、訴額が20ドルを超えるコモン・ロー上の訴訟においては、陪審による事実問題の審理が保証されている。

Seventh Amendment to the United States Constitution
In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamined in any court of the United States, than according to the rules of the common law.

米国憲法修正第7条が採択された時代(1790年代)であればともかく、現代において、「訴額が20ドルを超える」との要件は無きに等しい(訴額が20ドル未満の特許訴訟が提起される可能性は限りなくゼロに等しい)。よって、連邦裁判所に提起された特許訴訟において、少なくとも一方の当事者が陪審審理を申し立てた場合、事実問題は、陪審により審理される(jury trial)。一方、いずれの当事者も陪審審理を申し立てない場合、事実問題は、裁判所により審理される(bench trial)。

すなわち、連邦裁判所に提起された特許訴訟において、コモン・ロー(注2)上の請求に係る事実問題の判断主体は、陪審又は裁判所である。一方、法律問題の判断主体は、裁判所である。

なお、エクイティ(注3)上の請求に係る事実問題の判断主体についての規定は米国憲法には存在しない。

B.JMOL / SJ

JMOL (Judgment as a Matter Of Law)及びSJ (Summary Judgment)は、修正第7条の枠内で許容される制度である。

まず、JMOLは、その一方当事者に不利な陪審評決を支持する十分な証拠が存在しない場合に、一方当事者の申立てに基づき、裁判所がなす判決である(注4)。陪審評決前のJMOLは連邦民事訴訟規則50(a)に、陪審評決後のJMOLは同規則50(b))に、それぞれ規定されている(注5)

Federal Rules of Civil Procedure, Rule 50. Judgment as a Matter of Law in a Jury Trial; …
(1) In General. If a party has been fully heard on an issue during a jury trial and the court finds that a reasonable jury would not have a legally sufficient evidentiary basis to find for the party on that issue, the court may:
(A) resolve the issue against the party; and
(B) grant a motion for judgment as a matter of law against the party on a claim or defense that, under the controlling law, can be maintained or defeated only with a favorable finding on that issue.
(2) Motion. A motion for judgment as a matter of law may be made at any time before the case is submitted to the jury. The motion must specify the judgment sought and the law and facts that entitle the movant to the judgment.
(b) Renewing the Motion After Trial; Alternative Motion for a New Trial. If the court does not grant a motion for judgment as a matter of law made under Rule 50(a), the court is considered to have submitted the action to the jury subject to the court’s later deciding the legal questions raised by the motion. No later than 28 days after the entry of judgment—or if the motion addresses a jury issue not decided by a verdict, no later than 28 days after the jury was discharged—the movant may file a renewed motion for judgment as a matter of law and may include an alternative or joint request for a new trial under Rule 59. In ruling on the renewed motion, the court may:
(1) allow judgment on the verdict, if the jury returned a verdict;
(2) order a new trial; or
(3) direct the entry of judgment as a matter of law.

次に、SJは、事実問題(結論に影響を及ぼす主要事実)に争いが存在しない場合に、一方当事者の申立て(期限:ディスカバリー終了から30日経過まで)に基づき、裁判所がなす判決である(連邦民事訴訟規則56(注6)

Federal Rules of Civil Procedure, Rule 56. Summary Judgment
(a) Motion for Summary Judgment or Partial Summary Judgment. A party may move for summary judgment, identifying each claim or defense — or the part of each claim or defense — on which summary judgment is sought. The court shall grant summary judgment if the movant shows that there is no genuine dispute as to any material fact and the movant is entitled to judgment as a matter of law. The court should state on the record the reasons for granting or denying the motion.
(b) Time to File a Motion. Unless a different time is set by local rule or the court orders otherwise, a party may file a motion for summary judgment at any time until 30 days after the close of all discovery.

JMOL / SJは、いずれも、事実問題に真性の争点が存在しない場合に、陪審評決(jury verdict)に基づかずに裁判所がなすことができる判決、と特徴づけることができる。

C.上級裁判所の再考基準

上級裁判所の再考基準に関して事実問題及び法律問題を区別する実益は、両者の別により、上級裁判所の再考基準が異なるという点にある

まず、事実問題については、それを陪審及び裁判所のいずれが判断したかにより、再考基準が異なる。

具体的には、陪審による事実認定は、「実質証拠の基準」に基づき再考される(注7)

Liquid Dynamics v. Vaughan, 449 F.3d 1209, 1218 (Fed. Cir. 2006)
Upon review, [the Federal Circuit] consider[s] whether the jury verdict is supported by substantial evidence. [Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 292 F.3d 728, 736 (Fed. Cir. 2002)]. In other words, [the Court] ask[s] whether the record taken as a whole would support the verdict in the mind of a reasonable person. Id. It is not [the Court’s] duty, however, to reevaluate the weight or credibility of the evidence. Comark Commc’ns, Inc. v. Harris Corp., 156 F.3d 1182, 1192 (Fed. Cir. 1998).

一方、裁判所による事実認定は、「明白な誤りの基準」に基づき再考される(連邦民事訴訟規則52(a)(6))。

Federal Rules of Civil Procedure, Rule 52. Findings and Conclusions by the Court; Judgment on Partial Findings
(a) Findings and Conclusions.

(6) Setting Aside the Findings. Findings of fact, whether based on oral or other evidence, must not be set aside unless clearly erroneous, and the reviewing court must give due regard to the trial court’s opportunity to judge the witnesses’ credibility.

私見では、「実質証拠の基準」(陪審又はUSPTOによる事実認定の再考基準)及び「明白な誤りの基準」(裁判所による事実認定の再考基準)の実務上の差異がどの程度あるかを客観的に示すことは難しい(注8)。しかし、観念的には、「実質証拠の基準」は事実認定者(陪審又はUSPTO)により多くの敬意を払っている(highly deferential)とされているため、「実質証拠の基準」による方が「明白な誤りの基準」によるよりも、事実認定を覆すのが難しいと考えられている。逆に言えば、「明白な誤りの基準」は「実質証拠の基準」よりも厳しく事実認定を再考する基準(stricter court/court standard)といえる。

次に、法律問題は、原則として、原審判決に敬意(deference)を一切払わず、あたかも初めて審理するが如く法律問題を審理する、いわゆる「デ・ノボ基準(de novo standard)」に基づき再考される。

Bradley v. Secretary of Health and Human Servs., 991 F.2d 1570, 1574 n. 3 (Fed.Cir.1993)
Legal conclusions are, of course, always reviewed de novo.

ただし、ある行政庁による管轄制定法の規定の解釈については、一定の敬意が払われる。この再考基準は、「Chevronルール(Chevron Review or Chevron Deference)」とよばれる。

Suprema, Inc. v. International Trade Commission, 796 F.3d 1338, 1346 (Fed. Cir. 2015) (en banc)
The Chevron framework is well-established. City of Arlington, Tex. v. FCC, ––– U.S. ––––, 133 S.Ct. 1863, 1868, ––– L.Ed.2d –––– (2013) (explaining Chevron’s “now-canonical formulation”). Chevron requires a court reviewing an agency’s construction of a statute which it administers to answer two questions. Chevron, 467 U.S. at 842, 104 S.Ct. 2778. The first is “whether Congress has directly spoken to the precise question at issue.” Id. If the answer is yes, then the inquiry ends, and we must give effect to Congress’ unambiguous intent. Id. at 842–43, 104 S.Ct. 2778. If the answer is no, the second question is “whether the agency’s answer [to the precise question at issue] is based on a permissible construction of the statute.” Id. at 843, 104 S.Ct. 2778. The agency’s “interpretation governs in the absence of unambiguous statutory language to the contrary or unreasonable resolution of language that is ambiguous.” United States v. Eurodif S.A., 555 U.S. 305, 316, 129 S.Ct. 878, 172 L.Ed.2d 679 (2009) (citing Mead, 533 U.S. at 229–30, 121 S.Ct. 2164).

Ⅲ.クレーム解釈を巡る判例の展開

A.Markman事件
本稿の冒頭で述べたとおり、クレーム解釈は、純粋な法律問題と解されている。このルールを確立したのがMarkman事件である。私見では、本事件は米国特許制度の根幹をなす基本判例である。本事件の概要は以下のとおりである。

Markmanは、Westviewのシステムが054再発行特許を侵害すると主張して、特許侵害訴訟を提起した。主要争点は、係争特許クレーム中の”inventory”の解釈であった。連邦地裁は、陪審に対し、クレーム解釈及び侵害成否判断を指示した。陪審は、Markmanの証人の証言を聞いた上で、”inventory”を”cash inventory”と解釈し、同システムの侵害を認定した。これに対して、連邦地裁は陪審の評決とは正反対の判断をした。具体的には、連邦地裁は、”inventory”を” both cash inventory and the actual physical inventory of articles of clothing”と解釈し、指示評決で、同システムの特許非侵害を認定した。

連邦巡回区控訴裁(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)は、大法廷で、「クレーム解釈は法律問題であって、裁判所の専権に属する([T]he interpretation and construction of patent claims, which define the scope of the patentee’s rights under the patent, is a matter of law exclusively for the court.)」と判示した上で、連邦地裁判決を支持した。Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (en banc).

Markmanは、”inventory”の解釈に重要な影響を与える「Markmanの証人の証言」は事実問題であり、この証言の審理は、米国憲法修正第7条に従い、陪審が審理すべきだったとして、連邦地裁判決及び連邦巡回区控訴裁判決(特許非侵害)の破棄を米国最高裁(Supreme Court of the United States)に求めた。

米国最高裁は、先例(precedent)、裁判所・陪審の相対的解釈能力(relative interpretive skills)及び制定法の趣旨(statutory policies)の観点から、クレーム解釈は、証拠に基づくとしても(notwithstanding its evidentiary underpinnings)、裁判所が行なうのが相当であるとして、クレーム解釈を純粋な法律問題と結論した上で、連邦巡回区控訴裁判決を支持した。Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

B.Markman事件の特許実務への影響
Markman事件は、米国における特許実務、特に、特許侵害訴訟の実務に重要な影響を与えた。

まず、Markman事件を受けて、連邦地裁において、裁判官が、正式事実審理前に訴訟当事者による主張を聞く、いわゆるマークマン・ヒアリング(Markman hearing)という手続が新設された(連邦地裁が手続の詳細について独自のローカル・ルールで定めていることが多い)。その結果、特許侵害訴訟において、陪審は、クレーム解釈の審理に一切関わらなくなった。さらに、クレーム解釈が主要争点の事件では、陪審が関与する正式事実審理を経ることなく、裁判官によるSJで決着する事件が増加した。

また、クレーム解釈が純粋な法律問題であることの帰結として、連邦巡回区控訴裁は、同裁判所が連邦地裁によるクレーム解釈を再考する場合の判断基準として「デ・ノボ基準(de novo standard)」を採用することを宣言した。このルールは、Cyborルールと呼ばれる(後述のとおり、本ルールは、Teva事件により、事実上廃止された)。

Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (en banc), abrogation recognized by Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 574 U.S. ____, 135 S.Ct. 831 (2015)
[W]e conclude … that claim construction, as a purely legal issue, is subject to de novo review on appeal.

Cyborルール及び米国最高裁の裁量上訴制(certiorari)(注9)(上訴受理の確率は極めて低い)が相まって、特許侵害訴訟で主要争点になることの多いクレーム解釈についての連邦巡回区控訴裁の権限が著しく強まった。このことが、同高裁における連邦地裁判決の覆審率が従前と比較して高くなったことの大きな原因と言われている(注10)。覆審は、連邦地裁及び連邦巡回区控訴裁がクレームを異なって解釈することを意味することが多く、それは、事件の結論の予測可能性の減少を意味する。

クレーム解釈の再考にあたり連邦地裁判決に敬意を一切払わないCyborルールには、連邦巡回区控訴裁の判事の中からも批判が出ていた。たとえば、Amgen事件において、原告のAmgenは、Cyborルールの見直しを連邦巡回区控訴裁大法廷で再審理するよう求めたが(petition for rehearing en banc)、同高裁大法廷は、9-4で、請求を棄却した。Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 469 F.3d 1039 (Fed. Cir. 2006) (en banc order). ここで注目すべきは、4人(Michel, C.J., and Rader, Newman and Moore, J.J.)による反対意見(dissenting opinion)及び多数意見に同意した9人のうちの4人(Lourie, Gajarsa, Linn and Dyk, J.J.)による補足意見(concurring opinion)である。反対意見は、(i)高い覆審率、(ii)控訴結果の予見性欠如、(iii)連邦地裁によるクレーム解釈の利点減失、(iv)連邦巡回区控訴裁への事件の殺到、というCyborルールの弊害を指摘した。一方、補足意見は、再審理を行わないという結論には同意したものの、Cyborルールに懐疑的な見解を表明した。すなわち、CAFC判事13人中8人までもがCyborルールに懐疑的な見解を有していたのである。

その後、連邦巡回区控訴裁大法廷は、Lighting Ballast Control事件において、Cyborルールの再検討をする機会を得た。同高裁大法廷は、結論として、6-4の僅差で、Cyborルールを維持した。その主たる根拠は、先例拘束性の原理(doctrine of precedent; stare decisis)にあった。

Lighting Ballast Control LLC v. Philips Electronics North America Corp., 744 F.3d 1272, 1276-1277 (Fed. Cir. 2014)(en banc), certiorari granted, judgment vacated, and case remanded for further consideration in light of Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 574 U.S. ––––, 135 S.Ct. 831 (2015) by Lighting Ballast Control LLC v. Universal Lighting Technologies, Inc., 135 S.Ct. 1173 (Mem) (2015)
[W]e apply the principles of stare decisis, and confirm the Cybor standard of de novo review of claim construction, whereby the scope of the patent grant is reviewed as a matter of law. After fifteen years of experience with Cybor, we conclude that the court should retain plenary review of claim construction, thereby providing national uniformity, consistency, and finality to the meaning and scope of patent claims.

Cybor事件及びLighting Ballast Control事件という2度の連邦巡回区控訴裁大法廷判決を経て、Cyborルールは法的安定性を磐石なものとしたかにみえた。しかし、Lighting Ballast Control事件からほどなくして、Teva事件により、Cyborルールは事実上廃止された。

C.Teva事件
Teva事件の概要は以下のとおりである。

多発性硬化症の治療薬「Copaxone®」を製造・販売するTevaは、食品医薬品局(FDA: Food and Drug Administration)への略式新薬承認申請(ANDAs: Abbreviated New Drug Applications)に係るSandozの「Copaxone®のジェネリック医薬品」が589特許のClaim 1を侵害すると主張して、35 U.S.C. § 271(e)(2)(A) (注11)に基づき、特許侵害訴訟を提起した。

Sandozは、Claim 1(係争特許クレーム)中の”molecular weight”には3つの異なる測定法が存在するにもかかわらず、明細書はその測定法を特定していないので、Claim 1は明確性要件(35 U.S.C. § 112 ¶ 2 (現112(b)))違反で無効と主張した。Dr. Grant (Tevaの専門家証人)は、当業者であればどの測定法かを理解できる(peak average molecular weight)と証言した。連邦地裁は、 Dr. Grantの証言を採用した上で、”molecular weight”の測定法は明確として、Claim 1を有効と判断した。

連邦巡回区控訴裁は、Cyborルールに基づき「デ・ノボ基準」で、Dr. Grant の証言を勘案した”molecular weight”の意味を再考し、”molecular weight”の測定法は不明確として、Claim 1を無効と判断した(On de novo review of the district court’s indefiniteness holding, we conclude that Dr. Grant’s testimony does not save Group I claims from indefiniteness.)。

Tevaは、Dr. Grant の証言をも「デ・ノボ基準」で再考すべきとするCyborルール連邦民事訴訟規則52(a)(6)(事実問題の再考基準は「明白な誤りの基準」)に反すると主張して、連邦巡回区控訴裁判決(特許無効)の破棄を米国最高裁に求めた。

Federal Rules of Civil Procedure 52(a)(6)
Setting Aside the Findings. Findings of fact, whether based on oral or other evidence, must not be set aside unless clearly erroneous, and the reviewing court must give due regard to the trial court’s opportunity to judge the witnesses’ credibility.

米国最高裁は、クレーム解釈の基礎となる事実問題を内部証拠に関するもの及び外部証拠に関するものに区別し、前者については純粋な法律問題として「デ・ノボ基準」で再考し(注12)、後者については、連邦民事訴訟規則52(a)(6)に基づき「明白な誤りの基準」で再考すべき(注13)と判示した上で、連邦巡回区控訴裁判決を破棄して、事件を同高裁に差し戻した。Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 574 U.S. ____, 135 S.Ct. 831 (2015).

なお、差戻審において、連邦巡回区控訴裁は、「明白な誤りの基準」の下で、Dr. Grant の証言についての連邦地裁の認定は相当であるが、これを勘案しても、”molecular weight”の測定法は不明確として、再び、Claim 1を無効と判断した(注14)

 

以上のとおり、事実問題及び法律問題の区別は、法的に重要な意味をもつ。また、両問題の区別は、論点の適切な設定等において、実務的にも重要な意味を有する。

注釈

(注1)事実問題及び法律問題は、概念としては別である。しかし、時として、両者は同一の問題を別の視点から見ただけ、という状況があり得る。この点を指摘した、Teva事件における口頭弁論での米国最高裁判事のコメントを以下に紹介する。

Excerpt from the transcript of the oral Argument for Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc. (Case No. 13-854; October 15, 2014)

JUSTICE SCALIA: [] To say that [] the fact-finding will be dispositive of the legal question is not to say that it is the same as the legal question[]. I don’t think it’s the same as the legal question. The legal question is [the one such as you are] liable for violating this patent. And indeed, it [] may be that that given a particular meaning that is established by a factual finding, the outcome is [] virtually dictated, but it is not the same. It is not the same question.

JUSTICE BREYER: I thought the classical distinction is pretty much what I think Justice Scalia was driving at, that there are a certain number of factual questions where the question is of the kind, does this label belong on this thing, this thing being not in dispute. It might be a South African yellow canary up there. The statute might use the word “South African yellow canary.” But we are not certain whether that is a South African yellow canary. If we call in a bird expert who looks at it and says it is, that is a question of fact. If we call in a lawyer to say how are these words being used in the statute and does that fit within it, then it is a question of law.

(注2)米国法には、コモン・ロー(common law)という概念は多義的である。たとえば、田中英夫(編)「英米法辞典」東京大学出版会(1991年)は、「common law」を以下のとおり説明する。修正第7条の文脈における「コモン・ロー」は、下記「1.」の意味である。なお、判例は、コモン・ローとよばれることがある。それは、コモン・ローに下記「2.」の意味があるからである。さらに、コモン・ローが下記「3.」の意味で使用される場合、それは、米国特許法特許法(制定法)米国特許規則及び判例)全体を指している点に注意する必要がある。

田中英夫(編)「英米法辞典」東京大学出版会(1991年)
1.コモン・ロー:Equity 2 と対比される用法で、中世以来国王の common-law court (コモン・ロー裁判所)が発展させてきた法分野。…この辞典で 「コモン・ロー」 と表記するのは、この意味の common law のことである。
2.判例法;不文法:Statute (制定法)あるいは statutory law(制定法)または written law(成文法)と対比される用法。
3.英米法:Civil law(大陸法)と対比される用法. 判例法だけでなく制定法も含めた英米法の全体をさす。
4.世俗法:Ecclesiastical law (教会法) と対比される用法。
5.(教会法上の)一般法; 普通法:ローマ教会全般に普遍的に行われる法、jus commune(一般法)。各地域の教会の特別な慣習と区別する意味で用いられる。

(注3)コモン・ローと対比されるエクイティ(equity)という概念は、コモン・ローよりもさらに多義的である。「equity」のうち、コモン・ローと対比される「エクイティ」についてのみ、田中英夫(編)「英米法辞典」東京大学出版会(1991年)の説明を以下に引用する。

田中英夫(編)「英米法辞典」東京大学出版会(1991年)
2.エクイティ:英米法の歴史的淵源のうちコモン・ローと並ぶ重要なもの。中世において、国王裁判所が運用したコモン・ローでは救済が与えられないタイプの事件であっても、正義と衡平の見地からは当然自分に救済が与えられて然るべきであると考えた者は、正義の源泉である国王にその旨の請願を提出した。これらの請願は、国王のもとで統治作用の全面にわたって関与していた curia regis の重要メンバーであった Lord Chancellor (大法官)に送付されるのが通例となり、さらに後には直接大法官に提出されるようになった。このような請願を受けた大法官は、事件ごとに裁量で救済を与えていたが、そのような例が増加すると、人びとの間に、ある事実関係があれば大法官ないしそのもとにある Chancery (大法官府)に行けば救済が得られるという期待が生じる。こうしてエクイティは、コモン・ローと並ぶ一つの独立の法体系とみられるようになった。そして18世紀には、エクイティもコモン・ローと同じように先例を尊重して裁判するものであり、その技術性においてもコモン・ローと変りのないものになっていたとされる。エクイティの分野として発達したものとしては、trust (信託)、specific performance (特定履行)、injunction (差止命令)などがある。
 イギリスでは、長い間コモン・ローとエクイティとは別々の裁判所で運用されてきた。アメリカでも一部の州はそのような制度を採っていた。また、(裁判所が同じときでも)手続法が異なっていた。しかし、イギリスでは1875年に、アメリカではニュー・ヨーク州の1848年を初めとして、「コモン・ローとエクイティの融合」 (merger of law and equity) が行われた結果、現在ではほとんどの法域で裁判所は1つに統合され、さらに多くの法域では手続も一本化されている。しかし、英米法が長年にわたってこのような2つの流れで発展してきたことは、現行法にもその濃い影を落としている。テクニカル・タームがコモン・ローとエクイティとで違ったため、日本語では一つの言葉でよいものに、それぞれ別の言葉が用いられていることもあり、さらに legal interest (コモン・ロー上の財産権)、equitable interest (エクイティ上の財産権)、legal remedy (コモン・ロー上の救済手段)、equitable remedy (エクイティ上の救済手段)などの表現を用いて法の準則が説明されることも少なくない。▲この辞典で 「エクイティ」 と表記するのは、この意味の equity のことである。→common law 1

(注4)JMOLは、過去、directed verdict(指示評決)と呼ばれていた。田中英夫(編)「英米法辞典」東京大学出版会(1991年)は「directed verdict(指示評決)」を以下のとおり説明する。

田中英夫(編)「英米法辞典」東京大学出版会(1991年)
「Trial(正式事実審理)で提出された証拠から勝敗(刑事では無罪)が明らかで陪審に付すべき真の争点がないと判断されるとき、裁判官の指示どおりになされる verdict(評決)。評決は形式的なものとなる。法域によっては評決自体が省略されることがある。要件は基本的には summary judgment(正式事実審理を経ないでなされる判決)と同じだが、trial にどのような証拠が出されたかを考慮できる点が異なる。したがって summary judgment の申立てが斥けられた事件でも directed verdict が認められることがある。」

(注5)

Unitherm Food Systems, Inc. v. Swift-Eckrich, Inc., 546 U.S. 394、396 (2006)
Ordinarily, a party in a civil jury trial that believes the evidence is legally insufficient to support an adverse jury verdict will seek a judgment as a matter of law by filing a motion pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 50(a) before submission of the case to the jury, and then (if the Rule 50(a) motion is not granted and the jury subsequently decides against that party) a motion pursuant to Rule 50(b).

(注6)田中英夫(編)「英米法辞典」東京大学出版会(1991年)は「summary judgment(正式事実審理を経ないでなされる判決)」を以下のとおり説明する。

田中英夫(編)「英米法辞典」東京大学出版会(1991年)
重要な事実について genuine issue (真正な争点)がなく、法律問題だけで判決できる場合に、申立てによりなされる判決。訴答(pleading)、その他の一件記録、affidavit (宣誓供述書)等に基づいて判決される。陪審の審理を経ない点に大きな意味がある。事件全体についてだけでなく、一部の争点について判決することもできる。Federal Rules of Civil Procedure(連邦民事訴訟規則)ではR.56に規定がある。▲「略式裁判」 という訳は、「略式手続」 を想起させるなど、summary judgment と異なるイメージを与えるので、避けたほうがよい。

(注7)米国特許商標庁(USPTO: United States Patent and Trademark Office)が行なった事実認定の再考基準が論点となったZurkoにおいて、連邦巡回区控訴裁(Federal Circuit)は、USPTO及び裁判所の手続上の類似性に着目して、これを「明白な誤りの基準」と解したのに対し、USPTOは、行政手続法(Administrative Procedure Act – 5 U.S.C. § 701 – 708)に従い、これを「実質証拠の基準」と主張した。

5 U.S.C. § 706. – Scope of review
To the extent necessary to decision and when presented, the reviewing court shall decide all relevant questions of law, interpret constitutional and statutory provisions, and determine the meaning or applicability of the terms of an agency action. The reviewing court shall –

(2) hold unlawful and set aside agency action, findings, and conclusions found to be –
(A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law;

(E) unsupported by substantial evidence in a case subject to sections 556 and 557 of this title or otherwise reviewed on the record of an agency hearing provided by statute; …

米国最高裁は、結論として、USPTOの見解を採用した。

Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 164 (1999)
A reviewing court reviews an agency’s reasoning to determine whether it is “arbitrary” or “capricious,” or, if bound up with a record-based factual conclusion, to determine whether it is supported by “substantial evidence.”

(注8)米国最高裁は、「実質証拠の基準」及び「明白な誤りの基準」を以下のように定義する。

Consolidated Edison Co. of New York v. N.L.R.B., 305 U.S. 197, 217 (1938)
Substantial evidence is more than a mere scintilla. It means such relevant evidence as a reasonable mind might accept as adequate to support a conclusion.

United States v. United States Gypsum Co., 333 U.S. 364, 395 (1948)
A finding is ‘clearly erroneous’ when although there is evidence to support it, the reviewing [body] on the entire evidence is left with the definite and firm conviction that a mistake has been committed.

(注9)田中英夫(編)「英米法辞典」東京大学出版会(1991年)は「certiorari(裁量上訴[制])」を以下のとおり説明する。

田中英夫(編)「英米法辞典」東京大学出版会(1991年)
上訴を受理するか否かが、上訴を受ける裁判所の完全な裁量にかかる[制度]をいう。上訴は、重要な法律問題を含むと上級審が判断した場合に許される。合衆国最高裁判所への上訴の大部分はこの手続によっている。実際には事件の重要性や判例の統一の必要等を考慮のうえ、9名の裁判官のうち4名の賛成があれば、certiorariを認めるものとされている(rule of four)。

(注10)Cyborルール採用後の連邦巡回区控訴裁における連邦地裁判決の覆審率については、たとえば、Kimberly A. Moore, Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?, 9 Lewis & Clark L. Rev. 231 (2005)を参照。Moore氏は、本論文執筆当時はGeorge Mason School of Law(現Antonin Scalia Law School)の教授であったが、現在は、連邦巡回区控訴裁の判事である(George W. Bush大統領がClevenger判事の後任として指名し、2006年9月8日に同高裁の判事に就任)。

(注11)

35 U.S.C. 271 Infringement of patent

(e) … (2) It shall be an act of infringement to submit —
(A) an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or described in section 505(b)(2) of such Act for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent[.]

(注12)

Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 135 S.Ct. 831, 841 (2015)
[W]hen the district court reviews only evidence intrinsic to the patent (the patent claims and specifications, along with the patent’s prosecution history), the judge’s determination will amount solely to a determination of law, and the Court of Appeals will review that construction de novo.

(注13)

Id., 135 S.Ct. at 838
[W]hen we held in Markman that the ultimate question of claim construction is for the judge and not the jury, we did not create an exception from the ordinary rule governing appellate review of factual matters. Markman no more creates an exception to Rule 52(a) than would a holding that judges, not juries, determine equitable claims, such as requests for injunctions. A conclusion that an issue is for the judge does not indicate that Rule 52(a) is inapplicable. … [W]e recognized that courts may have to resolve subsidiary factual disputes. And, [] [Fed. Rule Civ. Proc. 52(a)] requires appellate courts to review all such subsidiary factual findings under the “clearly erroneous” standard.

(注14)Teva事件における米国最高裁の口頭弁論において、Alito判事は以下のコメントをしている。結果的に、Teva事件は、Alito判事が示した懸念の根拠となった事例と同様、再考基準が異なっても、結論は変わらなかった。

Excerpt from the transcript of the oral Argument for Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc. (Case No. 13-854; October 15, 2014)

JUSTICE ALITO: In a recent law review article written by two authors, one of whom is [] the deputy solicitor in the Patent and Trademark Office, [] the authors said that they surveyed a very large number of cases to try to find any in which the difference between de novo review and clear error review of factual questions by the Federal Circuit made a difference in the outcome and they couldn’t find any case in which this fascinating legal debate had a practical significance. Now, you want to introduce a level of complication to this. The Federal Circuit says de novo for everything, and [] you want the Federal Circuit now to struggle to determine which are factual questions as to which there’s clear error review, which ones get de novo review, whether it’s the ultimate question. Is it worthwhile as a practical matter?

 

著者:小野 康英

弁理士、米国弁護士(*)
パナソニックIPマネジメント株式会社勤務
(*)コロンビア特別区(DC)、カリフォルニア州(CA)、ニューヨーク州(NY)
米国連邦議会の写真も著者による撮影です。

 

・第2回:米国特許法の基本~米国特許法の法源~

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