2018年10月30日
著者：小野 康英（米国特許弁護士）
著者撮影
今回は、現行の米国特許法（35 U.S.C.）におけるクレームの特許前及び特許後における法的位置づけを明確にするべく、関連する制定法及び判例を概観する。
１．制定法（特許前）
現行の米国特許法は、明細書（specification）について、以下のとおり規定する。
35 U.S.C. 111 Application.
(a) In General.—
(1) Written application.—
An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director.(2) Contents.—Such application shall include—
(A) a specification as prescribed by section 112;
(B) a drawing as prescribed by section 113; and
(C) an oath or declaration as prescribed by section 115. ... (emphasis added)【参考訳】
米国特許法第111条 出願
(a) 総論－
(1) 書面による出願－
特許出願は、本法に別段の定めのある場合を除き、発明者又はその許可を得た者により、米国特許商標庁長官に対して、書面で行なわなければならない。(2) 内容－この特許出願は、以下を含まなければならない：
(A) 第112条に規定する明細書；
(B) 第113条に規定する図面；及び、
(C) 第115条に規定する宣誓書又は宣言書…（強調は筆者）
次に、米国特許法は、明細書の内容を敷衍する形で、クレーム（claim(s)）について以下のとおり規定する。
35 U.S.C. 112 Specification.
(b) The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention. (emphasis added)【参考訳】
米国特許法第112条 明細書
（ｂ）明細書は、発明者又は共同発明者が自己の発明と考える主題を具体的に特定し、かつ、明瞭に請求する１以上のクレームで完結しなければならない。（強調は筆者）
これにより、「クレーム」は、以下の３つの属性を有することが導かれる。
第１に、クレームは、明細書（specification）の一部を構成する記載事項である。この点で、米国特許法は、特許請求の範囲は、明細書から独立した別書類であるとする日本国特許法（昭和34年法律第121号）とはクレームの取扱いを異にする。なお、平成14年（2002年）の一部改正（平成14年法律第24号施行）前においては、特許請求の範囲は、明細書の一部を構成していた。
【参考】日本国特許法第36条
２．願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
５．第２項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。... （強調は筆者）
第２に、クレームは、明細書の最後に置くべき記載事項である。
第３に、最も重要な点として、クレームは、発明者又は共同発明者（発明者等）が、自己の発明と考える主題を、具体的に特定し、及び、明瞭に権利請求する記載事項である。すなわち、特許前の明細書は、一般に、技術開示書及び権利請求書の役割を担うとされるが、クレームは、その中でも、主に、権利請求書の役割を担う。このため、実務上、クレームには、権利請求範囲の画定のための「必須事項」以外の事項を記載すべきではない。
２．制定法（特許後）
（１）「特許（patent）」
「特許（patent）」が米国特許法における基本用語であることに異論はないと思われるが、制定法及び判例を検討する限りにおいては、この語が何を意味するかを正確に理解することは、案外難しいと筆者は感じている。
まず、米国特許法は、「特許」を以下のとおり規定する。
35 U.S.C. 154 Contents and term of patent; provisional rights.
(a)(1) CONTENTS.—Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof. ... (emphasis added)【参考訳】
米国特許法第154条 特許の内容及び期間；暫定的権利
（ａ）（１）内容―各特許は、［「］発明の簡潔な名称［」］及び［「］権利者、一般承継人又は特定承継人に対する、明細書の記載を踏まえた、他人によるその発明の米国内での生産、使用、販売の申出若しくは販売又はその発明の米国への輸入の排他権（その発明がプロセスの場合には、そのプロセスにより生産された商品の米国内での使用、販売の申出若しくは販売又はその商品の米国への輸入の排他権）の付与［」］を含む。…（強調は筆者）
これによれば、「特許」は、制定法上、「名称（title）」及び「排他権の付与（grant ... of right to exclude）」という、一見して異なるレベルの事柄を包含する概念である。この点、「特許」は「排他権の付与」を含むという点から、「特許」は、米国特許商標庁（USPTO: United States Patent and Trademark Office）による「行政処分」を示す語と解釈できる。
次に、判例の中には、「特許」を「完全統合された法的文書」と定義するものがある。
Advanced Fiber Technologies Trust v. J & L Fiber Services, Inc., 674 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2012)
A patent is a fully integrated written instrument; the claims must be read in view of the specification, of which they are a part. Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 978–79 (Fed.Cir.1995) (en banc), aff’d, 517 U.S. 370, 116 S.Ct. 1384, 134 L.Ed.2d 577 (1996).
以上を総合すると、米国特許法上、「特許」は、「名称」、「排他権の付与（という名の行政処分）」、「法的文書」といった、多義的な意味を有することがうかがえる。
（２）「特許侵害（Infringement of patent）」
「特許侵害（Infringement of patent）」も、「特許（patent）」と同様、米国特許法における基本用語であることに異論はないと思われるが、制定法を検討する限り、この語にも難しい問題があると筆者は感じている。
米国特許法は、「特許侵害（Infringement of patent）」（注１）を以下のとおり規定する。
35 U.S.C. 271 Infringement of patent.
(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. ...(emphasis added)【参考訳】
米国特許法第271条 特許侵害
（ａ）本法に別段の定めのある場合を除き、特許の存続期間中に、権原なく、特許発明を米国内で生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者、又は、特許発明を米国に輸入する者は、特許を侵害する。…（強調は筆者）
米国特許法第271条(a)は、「発明」という無体物（注２）を「生産」等する、「特許」という「行政処分」又は「法的文書」を「侵害」する、といった（注３）、論理的に違和感のある内容を規定する。
この違和感にかかわらず、米国特許法第271条(a)は特許侵害（注４）の最も基本的な規定であり、同法全体においても、重要な役割を果たすと考えられる。
しかし、本規定は、いかなる場合に「特許発明を…生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する」ことになるのか、すなわち、いかなる場合に侵害が成立するのかを必ずしも明確にしていない。すなわち、米国特許法は、日本国特許法と異なり（注５）、クレームの記載が特許の効力の範囲を画定する旨の明文の規定を有さない。
３．判例
判例は、クレームについて、特許付与の範囲を画定する機能（なお、権利請求機能は米国特許法第112条(b)で明確にされている）、並びに、発明の文言侵害（正確な模倣）及び均等論侵害（非本質的変更を施した模倣）を禁止する機能を認める。
Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)
"It has long been understood that a patent must describe the exact scope of an invention and its manufacture to "secure to [the patentee] all to which he is entitled, [and] to apprise the public of what is still open to them." ... Under the modern American system, these objectives are served by two distinct elements of a patent document. First, it contains a specification describing the invention "in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art ... to make and use the same." 35 U.S.C. § 112[]. Second, a patent includes one or more "claims," which "particularly poin[t] out and distinctly clai[m] the subject matter which the applicant regards as his invention." 35 U.S.C. § 112. "A claim covers and secures a process, a machine, a manufacture, a composition of matter, or a design, but never the function or result of either, nor the scientific explanation of their operation." ... The claim "define[s] the scope of a patent grant,"[] and functions to forbid not only exact copies of an invention, but products that go to "the heart of an invention but avoids the literal language of the claim by making a noncritical change[."] (emphases added)
さらに、判例は、特許侵害論が、以下の2段階からなることを明確にしている。
（１）対象クレームの解釈（法律問題）、及び
（２）解釈された対象クレームが被疑侵害品（accused infringing product）上に読みとれるかどうかの判断（事実問題）
Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)
A literal patent infringement analysis involves two steps: the proper construction of the asserted claim and a determination as to whether the accused method or product infringes the asserted claim as properly construed. (emphases added)Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)
"[P]atent lawsuits charge what is known as infringement,[] and rest on allegations that the defendant "without authority ma[de], use[d] or [sold the] patented invention, within the United States during the term of the patent therefor...." 35 U.S.C. § 271(a). Victory in an infringement suit requires a finding that the patent claim "covers the alleged infringer's product or process," which in turn necessitates a determination of "what the words in the claim mean."" (emphasis added)"The two elements of a simple patent case, construing the patent and determining whether infringement occurred, were characterized by the former patent practitioner, Justice Curtis.[] "The first is a question of law, to be determined by the court, construing the letters-patent, and the description of the invention and specification of claim annexed to them. The second is a question of fact, to be submitted to a jury."" (emphases added)
"The question here is whether the interpretation of a so-called patent claim, the portion of the patent document that defines the scope of the patentee’s rights, is a matter of law reserved entirely for the court, or subject to a Seventh Amendment guarantee that a jury will determine the meaning of any disputed term of art about which expert testimony is offered. We hold that the construction of a patent, including terms of art within its claim, is exclusively within the province of the court." (emphases added)
"[T]here is no dispute that infringement cases today must be tried to a jury, as [the courts of England] were more than two centuries ago." (emphasis added)
以上より、制定法及び判例を総合考慮することにより、米国特許法におけるクレームは、日本国特許法における特許請求の範囲と同様に、特許前においては権利請求機能を有し、かつ、特許後においては、特許付与の範囲の画定機能を有することが分かる。クレーム作成及びクレーム解釈が特許実務の要諦である理由はこの点にある。
【注釈】
（注１）日本国特許法においては、「自己の特許権…の侵害」(第100条)、「特許権…を侵害する」(第101条)、「自己の特許権…を侵害した者」(第102条)等、侵害の対象は「特許権」である。これに対して、米国特許法における"Infringement of patent"を字義どおり「特許侵害」と訳すのか、それとも、日本国特許法に準じて「特許権侵害」と訳すのか、議論が生じ得る。この点、拙稿においては、米国特許法第154条(a)(1)及び第271条(a)の表現の整合を優先し、"Infringement of patent"を「特許侵害」と訳すことにする。なお、米国特許法第271条(d)には、"patent"とは別に、"patent right"という概念が登場することを付記する。一方、米国特許法上は"patent"に「特許権」の意味があることは必ずしも明らかでないが、一般的な辞書を参照すると、"patent"には「特許権」の意味がある。この外部証拠に一定の重みを置き、かつ、日本法の概念を用いて米国法の概念を説明する点を重視すると、一定の文脈における"patent"を「特許権」と訳し、かつ、"Infringement of patent"を「特許権侵害」と訳す考え方にも合理性があると考えられる。
Webster's New World College dictionary (5th Ed., 2014)
patent -n.
1. an official document open to public examination and granting a certain right or privilege; letters patent; esp., a document granting the exclusive right to produce, sell or get profit from an invention, process, etc. for a specific number of years
2. a) the right so granted b) the thing protected by such a right; patented article or process
3. public land, or title, or license (emphasis added)
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（注２）米国特許法は、「発明」について、以下の定義規定を有する。
35 U.S.C. 100 Definitions.
When used in this title unless the context otherwise indicates -(a) The term "invention" means invention or discovery. ... (emphasis added)
【参考訳】
米国特許法第100条 特許の内容及び期間；暫定的権利
文脈が異なる意味を示す場合を除き、（ａ）「発明」の語は発明又は発見を意味する。…（強調は筆者）
この定義は、「発明」の定義の中に「発明」が含まれるという意味で、いわゆる循環論法（circular logic）に陥っており、適切な定義とは言い難い。もっとも、この定義を、米国憲法（The United States Constitution）第1章第8条第8項（いわゆる特許条項（Patent Clause））を補足する規定と考えれば、その意義を見出すことができるかもしれない。
The United States Constitution, Article I, Section 8, Clause 8
The Congress shall have power ... [t]o promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries[.] (emphases added)
なお、日本国特許法における「発明」の定義には、米国特許法におけるような論理的な違和感はない。
【参考】日本国特許法第2条
［１．］この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。…（強調は筆者）
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（注３）日本国特許法は、発明の「実施」について、以下の定義規定を有する。この「実施」の定義は、発明を具体的な「物」又は「方法」に化体させた上で各行為を定義するため、米国特許法におけるような論理的な違和感はない。
【参考】日本国特許法第2条
...
３．この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物（プログラム等を含む。…）の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等（…）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（…）をする行為
二 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 ...（強調は筆者）
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（注４）日本国特許法は、特許権の効力を以下のとおり規定する。「実施」の定義に論理性があるため、特許権の効力の範囲についても論理性が保たれている。
【参考】日本国特許法第68条
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。…（強調は筆者）
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（注５）日本国特許法は、特許権の効力の範囲（特許発明の技術的範囲）を以下のとおり画定すべきことを規定する。これにより、侵害成否判断における「特許請求の範囲」の役割が制定法上明確にされている。
【参考】日本国特許法第70条
［１．］特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。…（強調は筆者）
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