コラム特許翻訳:”Configured To”について


装置クレーム(apparatus claim)において構成要素が行う作用を記載するにあたり、歴史的に現在分詞が使用されてきた(例:”displaying”)。

この場合、特許侵害で訴えられた者がとる反論としては、自らが販売する電子機器の電源がオフの状態では侵害にあたらない、むしろ、特許を侵害するのは電子機器の購入者だ、というものである。

すなわち、その電子機器は、非作動時においては”displaying”を行わず、”displaying”を行うのは、客が購入した後に電源オン状態となったときだ、という反論が可能となる。

この電源オン・オフの違いによる作用の有無は、特に米国国際貿易委員会(ITC)へ審理を提起したい場合に重要となり得る。

こうした事情を踏まえて、”configured to”という表現がプロセキューションにおいて採用されるようになった。これにより、特許権者の電子機器は、その作用を電源オン・オフにかかわらず行うように「構成されている」、という主張が可能となった。

これに対して、特許侵害で訴えられた者はその反論を進化させ、特許クレームにおけるすべての語を考慮に入れなければならないと主張した。すなわち、”configured to”は単なる”to”と区別すべきと主張したのである。

具体的には、電子機器の構成要素による作用を記載するにあたり、その作用が”to”で表される場合、電源オフ状態の構成要素は電源オン後にその作用を行い得る一方、作用が”configured to”で表される場合、構成要素はその作用を行うための何らかの特別な構成(configuration)を有する必要がある、という反論が可能となる。そして、明細書に記載の構成のうち、特許権者の電子機器のみが行う構成を解釈に取り込む必要があるという主張も予想される。

この問題に効果的に対処することは難しい。また、審査官は”to”を用途を表す表現(”to display”)と解釈するという問題もある(MPEP 2114II)。この場合、”to”で表される特徴が重視されない(特許的ウェートを与えられない)可能性がある。

筆者は、一律的なアプローチよりも、さまざまな考慮事項に基いた事実型アプローチを推奨する。第一の考慮事項は、本発明はソフトウェア発明か、電気・電子(非ソフトウェア)発明か、機械発明か、といった発明の性格である。

別の考慮事項としては、クレームの構成要素の性格がある。例えば、クレームの文脈において、構成要素が行う作用は新規かつ進歩的な作用か、または従来要素と同一の作用かといった考慮事項である。

筆者が考慮するその他の事項としては、作用をクレームのどこに記載するか(クレーム本体か、whereinの中か、従属クレームか)ということである。加えて、他の構成要素がクレームでどのように記載されるか、そして他の構成要素が同一(または類似)出願における他のクレームでどのように記載されるかも考慮に入れることを推奨する。

出典:https://modal-law.com/configured-to/


カテゴリ: コラム特許翻訳

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