Episode 3: How Do We Respond?
シーン紹介
東西電機工業株式会社の知的財産部。
米国出願に対する拒絶理由通知（Office Action）をチーム全員で確認しているミーティングの続き。
前回、OAに記載された「102条」「103条」の意味を確認した田中の疑問をきっかけに、今回はそうした拒絶に対してどのように応答していくかを議論していきます。
山本弁理士とリード米国弁護士も引き続きリモートで参加しています。
登場人物
- 佐藤 正樹（東西電機 知的財産部） - 国内外出願の実務経験が豊富。
- 田中 結衣（東西電機 知的財産部） - 入社3年目。特許実務を勉強中。
- 山本 雅子（日本弁理士、山本国際特許事務所） - 国内外出願を多数扱う。
- Michael Reed（米国特許弁護士、Reed & Holt LLP） - バージニア州の知財法律事務所所属。
102条・103条拒絶への応答とは？
米国特許庁（USPTO）からの拒絶理由通知（Office Action）では、新規性の欠如（§102）や進歩性の欠如（§103）が理由として挙げられることが多くあります。
それぞれの拒絶に対しては、以下のような応答方法があります：
- §102（新規性）の拒絶：
- 引用された先行文献と発明が異なる点（相違点）を説明する
- クレームを補正して発明の特徴を明確にする
- §103（進歩性）の拒絶：
- 引用文献を組み合わせることの動機付け（motivation）がないことを指摘する
- 組み合わせても容易に到達できないことを論理的に説明する
- 発明の予期しない効果や二次的考慮事項（商業的成功など）を提示する
- その他の応答方法：
- 本願の出願日（有効出願日）が、引用文献の公開日よりも前であることを証明する（必要に応じて証拠書類を提出）（引用文献が102条に基づく先行技術として認められない場合、103条の拒絶理由にも使用することはできない）
※この点は、Episode 1 の「優先権（priority）」に関する内容とも深く関係しています。
- 本願の出願日（有効出願日）が、引用文献の公開日よりも前であることを証明する（必要に応じて証拠書類を提出）（引用文献が102条に基づく先行技術として認められない場合、103条の拒絶理由にも使用することはできない）
実践ダイアログ
[場所：東西電機工業 本社 知的財産部 会議室]
Sato:
Now that we’ve gone over what §102 and §103 rejections mean, let’s talk about how we usually respond to them.
（102条と103条の拒絶理由の意味を確認しましたので、それにどう応答するかについて話しましょう。）
Tanaka:
Sounds good. I imagine a 102 rejection is a bit easier to deal with?
（よろしくお願いします。102条の拒絶のほうが、対応しやすいのでしょうか？）
Sato:
In many cases, yes. If there’s a clear difference between the cited reference and our claims, we can just point that out. Or we might amend the claims to clarify the distinction.
（多くの場合はそうですね。引用文献との明確な相違点があれば、それを説明するだけで済みますし、必要に応じてクレームを補正して相違点を明確にすることもあります。）
Yamamoto:
With a 103 rejection, we usually need to argue that there’s no motivation to combine the references. That means we have to explain things more thoroughly.
（103条の拒絶では、引用文献を組み合わせる動機がなかったことを主張する必要があります。つまり、（102条拒絶の場合よりも）より詳しく説明する必要があります。）
Reed:
That’s right. And if we have evidence of unexpected results or secondary considerations, that can really help.
（そうですね。予期しない効果や二次的な要素があれば、それが有効な反論材料になります。）
Yamamoto:
Also, if any of the cited references were published after our application’s filing date, we can submit evidence to show that. This could help us respond to both §102 and §103 rejections.
（また、引用された文献のいずれかがこちらの出願日よりも遅く公開されていれば、それを証明することが考えられます。このアプローチは102条拒絶にも103条拒絶にも使える場合があります。）
Tanaka:
Oh, I didn’t realize that. So even if the reference seems similar, if our filing came first, it’s not a problem?
（そうなんですね。じゃあ、似た技術が載っていても、こちらの出願の方が先なら問題ないんですか？）
Reed:
Exactly. That’s why keeping accurate records of filing dates is so important.
（その通りです。だからこそ、出願日を正確に記録しておくことが非常に重要なんです。）
Tanaka:
So we explain our arguments point by point?
（つまり、論点を一つひとつ丁寧に説明していく感じですね？）
Sato:
Right. We need to work closely with the inventors and coordinate with both our Japanese and U.S. attorneys.
（そうですね。発明者と、出願実務を担当する私たち、そして弁理士・米国弁護士との連携が欠かせません。）
語注・重要表現
- go over：確認する、詳しく見直す
- rejection under §102： 102条拒絶（新規性欠如）
- rejection under §103： 103条拒絶（進歩性欠如）
- amend the claims： クレームを補正する
- point out the difference： 相違点を指摘する
- filed before the reference： 引用文献の公開日前に出願された
- motivation to combine： 組み合わせる動機（103条の論点）
- unexpected results： 予期しない効果
- secondary considerations： 二次的考慮事項（商業的成功、他社による模倣など）
実践ダイアログの英語音声
本コンテンツの登場人物・企業・団体・会話内容等はすべて架空のものであり、実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
本コンテンツは、特許実務や英語表現の学習を目的として構成されたものであり、実際の特許手続き等に関する判断は、必ず専門の弁理士・弁護士などの助言を受けてください。
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