Episode 4: Can We Amend It Like That?
シーン紹介
東西電機工業の知的財産部。102条と103条の拒絶にどう反論するかを話し合ってから数日後、米国代理人のリードを交えたオンライン会議が開かれています。米国は真夜中ですが、リードはなぜか元気いっぱいです。議題は、クレームを補正するかどうか。補正すれば、反論の中身も変わってきます。
登場人物
- 田中 結衣（Yui Tanaka）：東西電機工業 知的財産部（入社3年目、知財部1年目）。特許実務を勉強中。まじめで、言葉を文字どおりに受け取ってしまうことがある。
- 山本 雅子（Masako Yamamoto）：弁理士・山本国際特許事務所。国内外の出願を数多く扱う。段取りと記録に厳しく、条件や例外を必ず確かめる。
- マイケル・リード（Michael Reed）：米国特許弁護士・Reed & Holt LLP（バージニア州）。前向きで楽観的。時差のため、日本との会議にはよく深夜や早朝から参加する。
補正と新規事項
- 補正するか、反論だけか：Office Action への応答には、クレームを補正して応答する方法と、補正せずに反論だけで応答する方法があります。補正すればクレームが変わるので、反論の中身もそれに合わせて変わります。
- 新規事項（new matter）：補正で加えられるのは、出願時の書類（明細書・クレーム・図面）に書かれている事項（記載から読み取れる事項を含む）だけです。書かれていない事項を加えることは、米国特許法132条(a)で禁じられています。新規事項を加えたクレームは、112条(a)（記載要件）で拒絶されます。日本の特許法17条の2第3項（新規事項の追加の禁止）にあたります。
- 「誰でも知っている」では足りない：補正の根拠があるかどうかは、その分野の技術者が出願時の書類を読んで、その事項が書かれていると理解できるかどうかで決まります。技術者なら誰でも知っている事項でも、書類から読み取れなければ根拠になりません。
実践ダイアログ：補正って自由にできるの？（Can We Amend It Like That?）
[場所：東西電機工業 本社 知的財産部 会議室（米国とオンライン会議）]
Reed:
First big question: do we amend or not?
（まずは大問題です。補正するか、しないか。）
Tanaka:
Can we add a feature from our new model, like Wi-Fi?
（新モデルの機能、たとえば Wi-Fi を足せますか？）
Yamamoto:
Only if Wi-Fi is in the application as filed.
（出願時の書類に Wi-Fi が書かれていれば、です。）
Tanaka:
But every engineer knows Wi-Fi!
（でも、Wi-Fi なんてエンジニアなら誰でも知っていますよ！）
Reed:
Doesn't matter—it has to be in the application, not just in everyone's head!
（関係ありません。みんなの頭の中じゃなく、出願書類の中にないとダメなんです！）
Key Phrases
- amend： （クレームなどを）補正する。名詞は amendment（補正）です。do we amend or not? で「補正するか、しないか」。
- like ...： たとえば〜のような。例を挙げるときの言い方です。like Wi-Fi で「たとえば Wi-Fi のような」。
- as filed： 出願したときのままの。the application as filed で「出願時の書類」です。補正の根拠になるのは、この出願時の書類です。
- Doesn't matter.： 関係ありません。It doesn't matter. の It を省いた、くだけた言い方です。
- in someone's head： 頭の中で（考えているだけで、形になっていない）。リードは in everyone's head（みんなの頭の中）と言っています。
実践ダイアログの英語音声
英語音声は、Episode 1 のみ公開しています。
この会話を使った練習方法の一例については、Episode 0：シャドーイングを使った練習方法の一例をご覧ください。
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